FTO尽职调查分析

【FTO分析概述】

FTO（Freedom To Operate）是外来词汇，译为自由实施，通常是指技术、设计的实施（制造、许诺销售、销售）不侵犯他人专利权，有时也称right to use。FTO尽职调查分析报告是指对（欲）实施的技术、设计是否侵权他人的专利权进行尽职检索和分析调查，判断是否存在侵犯他人专利权的风险，并发表相关法律意见的专业分析报告。FTO尽职调查分析的价值在于提前帮助企业识别、预防和规避专利侵权风险，降低成为专利维权对象的风险。

涉及以下场景时通常需要启动FTO分析：准备推广新产品，但行业可能存在更先进的同行；开发的新产品至少部分模仿自他人；产品进入专利法制健全的国家/地区；发现同行侵权，打算起诉对方，但对方也有很多专利，可能反诉自己；客户、经销商希望积极规避销售、使用产品的侵权风险等。

在美国司法实践中，有相关案例确定了避免故意侵权的原则，包括早期的尽职原则和客观轻率原则，在这种原则之下，起诉方需要证明侵权方“在极大可能知晓专利侵权情况”，侵权人通常可以用FTO报告规避故意侵权指控，显示自己尽到明显的注意义务以避免惩罚性赔偿，比如经过基本的专利检索、专利筛选、相关专利的权利要求比对等。

【FTO分析流程简图】

【注意事项】

1、启动时机：最好在技术方案成型后、产品上市前。2021年6月后实施的《专利法》对故意侵权规定了惩罚性赔偿，在面对专利侵权纠纷时，若能够出具产品销售前已进行FTO分析的证明，且该报告倾向于未发现明显侵权风险,则有机会证明该行为不构成故意侵权。

2、案情交底：委托人需就方案来源、研发背景、参考对象、方案详情、设计要点、使用/销售计划、已知的专利纠纷等方面进行真实、客观、充分的交底。

3、技术理解：在做FTO分析前，需了解目标产品的上下位产品和各种可能的替代品，并对目标产品进行技术拆解、细分、上位、等同分析等。

4、检索过程：在确定检索要素时，将在理论范围内和经验基础上不断推敲分类号和各方面关键词，尽可能的检全；在尽职检索时，将通过粗筛和细筛尽可能的筛准，即兼顾查全查准。

5、侵权对比：FTO报告中会将检索到的相关专利权利要求与产品特征进行基本比对，以确定产品特征是否落入相关专利的权利要求范围内。侵权判断的原则包括全面覆盖原则与等同原则。需要说明的是，任何检索和比对均无法做到穷尽和100%的风险排除，但需要尽到合理的严谨和注意义务。

6、时间周期：出具一份FTO尽职调查分析报告通常约需20个工作日，委托人如选择加快程序将产生额外的费用。

7、风险评估：风险评估基于既定事实和法律法规、行业专业知识做出，不应受委托人主观意愿干扰。即使FTO分析报告的结果是没有发现明显的侵权风险，也无法避免竞争对手提出指控；由于专利申请存在公开、审查的滞后性，即使当前FTO分析报告的结果是未发现侵权风险，在产品上市后一段时间仍有必要对该盲期进行补充检索和分析。

8、应对预案：若FTO分析报告的结论为存在侵权风险，则应考虑以下应对预案中的一种或多种：

（1）规避设计，即修改技术方案以规避侵权风险；

（2）启动风险专利的无效可行性分析，并适时启动专利无效宣告程序；

（3）通过受让、许可等途径合法使用目标专利；

（4）获得可以威胁对方的专利，实现相互牵制；

（5）待风险专利失效后再实施相关方案。